Как я отстоял право клиента на выпуск товара, а конкурент лишился патента

В 2024 году ко мне обратилась компания по производству шин низкого давления для вездеходов, сельскохозяйственной техники и прочего внедорожного транспорта.

Конструкция и рисунок протектора — важнейшая составляющая шины и интеллектуальная собственность, за которую идёт борьба на рынке.

Доверитель рассказал, что получил претензию от конкурента, который ссылался на два своих патента на шины — на полезную модель (конструкция протектора) и промышленный образец (дизайн, рисунок протектора) — и требовал прекратить производство одной из самых популярных моделей в каталоге компании и выплатить компенсацию в 2 млн рублей.

Своего патента на спорный рисунок у моего Доверителя нет, но он полагал, что не нарушает ничьих прав, поскольку законно купил форму для изготовления этой шины у ее создателя, который придумал и запатентовал ее задолго до появления патентов конкурента. Впоследствии он не стал продлевать патент и его решение перешло в общественное достояние — то есть стало свободным для использования.

Первым шагом стал анализ перспектив и возможных стратегий защиты. Я пришел к нескольким выводам:

• патент на полезную модель (конструкция) точно не нарушается, поскольку в нашей шине не использованы все признаки полезной модели конкурента;
• доводы конкурента об использовании его промышленного образца (дизайн) тоже спорные, но риски в этой части выше, поскольку критерии сопоставления дизайнов более абстрактные.

Вторым шагом стал ответ на претензию, исходя из указанных выводов. Мы предупредили конкурента, что в случае спора он может лишиться патентов в принципе, и предложили обсудить мирные варианты решений, приемлемые для обеих сторон. Однако конкурент настаивал по сути на полном удовлетворении его требований и не был готов на компромиссы.

Спустя несколько месяцев конкурент подал в Арбитражный суд г. Москвы иск о следующем:

• признать действия моего Доверителя нарушением патента промышленный образец (дизайн);
• взыскать компенсацию 2 млн. рублей. Требования по патенту на полезную модель (конструкцию) конкурент заявлять не стал.

Третьим шагом с нашей стороны стали следующие действия:

• Мы попросили патентного поверенного составить заключение о признаках, которые указывали на отсутствие оригинальности у промышленного образца конкурента с таблицей, содержащей сравнение всех существенных признаков.
• Мы подали в Палату по патентным спорам (специальное отделение при Роспатенте) возражение против выдачи патента на промышленный образец конкурента.
• На основании этого мы попросили суд приостановить производство по иску конкурента, пока Роспатент не рассмотрит наше возражение. Ведь если он его удовлетворит, то у конкурента больше не будет оснований для иска, поскольку не будет патента. Суд производство приостановил.

Четвертым шагом стало рассмотрение нашего возражения в Роспатенте.

Наша позиция об отсутствии у спорного промышленного образца оригинальности строилась на двух основаниях:

• он представлял собой имитацию уже известного на тот момент решения того самого автора, у которого мой Доверитель купил пресс-форму;
• а единственные 2 отличительных признака были взяты из другого известного решения, то есть стали результатом компиляции.

На этих основаниях мы утверждали, что дизайн, созданный путем имитации и компиляции, не может считаться оригинальным, а патент не должен был быть выдан.

Оппоненты спорили с нашими доводами, утверждая, что в представленных нами источниках нет той совокупности признаков, на которые мы ссылаемся, а совокупность признаков их промышленного образца производит оригинальное зрительное впечатление.

Самой забавной частью спора стало то, что оппоненты указывали на противоположную (зеркальную) направленность рисунков их протектора и протекторов, на которые ссылались мы. Я же указывал, что это зависит лишь от того, с какой стороны мы смотрим на шину: если ее просто повернуть, то повернется и рисунок, а следовательно, это нельзя считать отличием.

В результате Роспатент согласился с нами и вынес решение о признании патента конкурентов недействительным. Это означает, что патента у них нет и более того — никогда не было.

На настоящий момент решение Роспатента вступило в силу и ещё не оспаривалось конкурентом. Мы ждем возобновления рассмотрения его иска в суде. В отсутствие охраняемого патента суд должен будет отказать конкуренту в иске полностью

Если вам предъявляют претензии о нарушении прав на интеллектуальную собственность, даже подтвержденную патентом или свидетельством, всегда стоит прежде всего убедиться, что сами требования и право на интеллектуальный актив законны и обоснованы. Во многих случаях можно найти веские возражения против требований и побороться.